定牌加工中的商标侵权问题
2014年4月10日 14:51 作者:李鄂 杨柳
定牌加工中的商标侵权问题中国论文网+uJ-u{%Ywx!v
李鄂 杨柳 重庆丽达律师事务所
_kdY2K:o0一、定牌加工概述
4f1Oq Sa0(一)定牌加工的概念
m$?0Ww P(V0定牌加工,指的是受委托的加工企业接受委托人的委托生产商
{x/H Y[w^n0N*N[0品,商品带有他人的注册商标,加工完成后商品全部交付委托人,
%I2ZM^n&i6~ d0受托企业仅收取商品加工费。在国外被称作OEM,在国内也被称为
1T `4^7To-tU~cd0贴牌、代工、来料生产等。台湾地区称作“国际代工制作买卖业务”。中国论文网QC,EcKNas5{
(二)定牌加工的出现和发展中国论文网"L"c#dP'Dmh pr e
OEM 最早出现在欧洲,早在上个世纪60年代就已经有了其专中国论文网GIv2Jm2jg
属的行业协会,到了上了世纪90年代末期,该行业的生产贸易总值
P1~u,vd1St'@0已达到整个欧洲产值的14%以上。定牌加工在起源之初,在服装行
V/_4\~$}s4{0业最为盛行。而通过不断地发展,这种代工生产方式已经渗透到信中国论文网(u)u$tVF|$lP-R
息技术行业、家电行业、通讯行业等。由于其分工的细化,不仅为
:iX-RFo0定作人节约了生产成本,减少了生产风险,合理整合了资源,而且中国论文网Ea)m"V6Dp.]
使资本的运作向更高的层次发展,为企业带来了可观的收益,现在,
"S3^} ?|H0定牌加工已经成为制造业中的主要生产方式。像美国的耐克公司,中国论文网
B.I)K1z0hU0I6W%I
将重心置于设计、开发以及商品营销上,而在产品生产上,广泛采
&p2u?m0a`&g!c-@P0用的定牌加工的生产模式,可谓 OEM 之中的典范。
`-J}Y{0(三)定牌加工的法律特征
`_/JU%r$tiO0根据定牌加工的定义,定牌加工主要有以下几个法律特征:
/uXXg.\W01、定作人是定牌加工中的委托人,接受委托的原始设备生
c zbN,F+x0产商为受托人,即 OEM 厂商。OEM 厂商的生产计划由委托人决
XpUJ*JP-l0定,严格执行委托方对于产品的生产要求。
k;H2C-a!~?it!x,[
b02、OEM 厂商按委托方要求完成产品加工之后,不参与加工
0URsyu0产品的销售环节,加工产品的销售由委托方负责。
5A;C-nx^+F_"z03、由于加工产品涉及使用他方商标,OEM 厂商在使用商标中国论文网BY s[,b%Kew],w
时须对商标的使用是否合法进行的审查。中国论文网8n:@B?^*U
4、加工方和委托方的法律关系是承揽合同关系。中国论文网 fdkWs$`1q
(四)研究定牌加工商标侵权问题的必要性
_#vgHN0定牌加工在我国的发展很大程度上推动了我国企业的发展
?w?SM#h#x(v7xm0和我国经济的发展。能够很好的解决了过剩的生产能力、劳动力中国论文网0}kuP?
和生产资源的闲置问题,使企业在短期内可以获得经济回报。
x?])?5Z0不可忽视的是,定牌加工也为我国企业带了了不少消极的影中国论文网!D)SD7q*t9S9P+j
响,由于定牌加工属于加工制造业务,缺少价值创造环节,因此
%E*zq8G/va$r5W0利润所得非常低;定牌加工厂商长期为其它厂商代工产品,必然中国论文网"h N1DW!cXXG)@
会削弱自身的核心竞争力,限制自有品牌的销售力,阻碍自身的
nwp:}Fh8^0进步和发展。最为突出的就是牵涉到商标侵权问题,即定牌加工中国论文网$p)Ib.Q I
um
合作中存在法律风险,而我国大多数企业在定牌加工合作中缺乏
H*H)^_
x4_yI3v4T0法律保护意识,签订合同不审慎,容易引发法律纠纷。在我国,
O+Bd0Y*}Q
u0定牌加工的方式主要为:外商授权国内企业加工产品,加工产品中国论文网)x7f*Z$?(J,C
全部出口。而本文所着重探讨的,也是这种涉外单纯型定牌加工
hn'o"|_RC0活动中涉及的商标侵权问题。
8hzwfUd~iO+n0二、现有法律依据以及判定要件——问题的提出中国论文网0g%J#q g9|!N
商标侵权现象的突出使我们认识到解决此问题的必要性。而
&QC)wU:l&j4~{0要想解决问题,首先应当寻找法律上的依据。
N7H%y-n'RT_0认定商标直接侵权的预判之一是:在后使用商标可能引起普中国论文网{earw,mS;\
遍受众的混淆。然而,作为我国商标侵权的专项法律的《商标法》,中国论文网#c1y3x|-|6p
并没有商标直接侵权的认定的前提做出规定。北京市高院似乎认
6|7k`Xm_u0识到这是一种缺陷并确立了“商标侵权”应以“导致混淆可能”
0t(~ AI-n0Ev;T:q0作为前提的观点。由于在《商标法》没有将“导致混淆的可能”中国论文网} di)` W/_{
作为认定构成“直接侵权”前提的情况下,这一观点很难被其他
&LDW}y%h_ d0地方的法院和工商管理机构所接受,并已于2006年被废止。
^XSF1xW
nT0商标侵权的判定到底要不要考虑混淆的可能性,确立这一要
@-Xv#i;n}Ko0件是否必要,是我们接下来要着重解决的问题。中国论文网J)g9wUO&p
三、经典案例带来的思考——类似案件实务中的不同处理中国论文网p5Q0Q9xU
(一)美国耐克公司诉嘉兴市银兴制衣厂、西班牙 Cidesport
)_lqqf,Y7^N%?0公司商标权侵权纠纷案
8WlHqn01.案例回顾
v,m2\n6P0美国耐克公司在中国注册了“耐克”商标,核定使用商品为
5Q'q`_@ u
Jx0运动服装。
,M"I]h4~1{aa a4Ze0根据西班牙国内法庭的认定,“耐克”商标早在上个世纪30中国论文网.ehSJB!O:a5}gL
年代已开始在西班牙使用,注册类别为运动服装。注册商标权人
'{v\S:UG3p`0为西班牙 Florabertrandmara 公司,许可 Cidesport 公司在西班牙国中国论文网EEq-uR,_gf$[Kh
内使用该商标从事运动服装制作及销售。